¿Puede una marca inactiva sobrevivir si quien solicita su cancelación no acredita un interés legítimo suficiente?
Este es uno de esos casos de los que me gusta hablar, aunque lo haya perdido.
Lo cierto es que, a veces, en la profesión legal, frente a un escenario procesal adverso donde el «NO» parece inevitable, nuestra responsabilidad es explorar aquellas opciones que ofrece el ordenamiento jurídico para encontrar una defensa viable.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso.
Una marca registrada durante más de 20 años… pero sin uso
La historia comienza con una marca de renombre estadounidense registrada en Costa Rica hacía más de veinte años.
El titular había mantenido el registro vigente durante todo ese tiempo, aunque la marca no había llegado a utilizarse efectivamente en el mercado costarricense. La intención era, en algún momento, desarrollar el negocio en la región.
Mientras tanto, la marca permaneció registrada
Hasta que un competidor, con una presencia importante en Costa Rica, decidió solicitar su cancelación por falta de uso. Desconocemos ulterior motivo de esta solicitud. Al competidor le bastó mencionar la falta de uso.
Aunque el Certificado de inscripción de marca establece la vigencia por 10 años, esa protección viene acompañada de una condición esencial: la marca debe utilizarse efectivamente. De lo contrario, transcurrido el plazo de gracia correspondiente, puede ser objeto de cancelación.
Pues bien, en el caso que nos compete, la causa de fondo era difícil de discutir: la marca no estaba siendo utilizada, por lo que estábamos ante una cancelación prácticamente cantada.
El reto era buscar qué otra alternativa podía utilizarse para intentar evitar ese resultado certero, y creímos encontrarlo en la excepción de legitimación.
¿Quién puede pedir que cancelen una marca?
Cancelar un registro marcario significa privar a su titular de un derecho de propiedad industrial que se encuentra inscrito y protegido por el ordenamiento jurídico.
Precisamente por ello, la legislación no permite que cualquiera pueda solicitar la cancelación de una marca por mero capricho: exigió que la acción sea promovida únicamente por “persona interesada”, lo que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado a través de la exigencia de un “interés legítimo” (art. 39 de la Ley de Marcas de Costa Rica)
La premisa de nuestra defensa era sencilla: si la Ley de Marcas hubiera querido que cualquier competidor o ciudadano «limpiara» el registro por simple conveniencia u oportunidad, le habría bastado con permitir la acción a cualquier tercero, sin exigir una condición adicional. Pero no lo hizo. Exigió un interés legítimo.
¿Qué debe entenderse entonces por interés legítimo para solicitar la cancelación de una marca por falta de uso?
Nuestra posición era que debería existir una relación concreta entre la marca cuestionada y la esfera jurídica del accionante. Una afectación real que demostrara que la permanencia de esa marca constituía un obstáculo efectivo para su actividad.
Además, al tratarse de una acción que puede privar al titular de un derecho previamente reconocido, entendíamos que su procedencia debía interpretarse restrictivamente, máxime cuando la norma exige un “interés legítimo”.
Lo anterior, en conjunción con el propio artículo 39 de la Ley de Marcas que contempla los supuestos en los que la falta de uso puede justificar la cancelación. Por ejemplo, un trámite de registro bloqueado. Un rechazo previo. Una solicitud que no hubiera podido prosperar precisamente por la existencia de ese registro.
En este caso, no existía nada de eso.
De hecho, durante años, la empresa accionante había conseguido registrar sus propias marcas en la misma clase sin que nuestra marca hubiera sido un obstáculo para la contraparte. Tampoco existía ninguna solicitud nueva retenida o rechazada por causa de nuestra marca registrada.
Entonces, si una marca no le ha bloqueado ni un solo trámite en veinte años, ¿puede el competidor solicitar su cancelación simplemente porque considera conveniente que ese registro desaparezca?
Nuestra posición fue que no.
Y es importante aclarar que esto no significaba que consideráramos que una marca sin uso debiera permanecer indefinidamente protegida. Todo lo contrario. Es innegable que la función primordial de la marca es distinguir productos en el mercado, y que el sistema de cancelación por falta de uso responde precisamente a la necesidad de evitar que el Registro permanezca ocupado por derechos que no están cumpliendo una función real.
La cuestión que planteábamos era otra: ¿quién está jurídicamente habilitado para activar ese mecanismo? Y, ¿qué debe demostrar para acreditar un interés legítimo?
Pues bien, el Tribunal Registral Administrativo, en su Voto 0244-2026 no compartió nuestra interpretación.
Reiteró que la pertenencia al mismo sector comercial constituye un elemento suficiente para reconocer legitimación, aun cuando no exista un perjuicio concreto o una afectación previa de derechos. Pero fue más allá.
El Tribunal consideró también que una marca registrada que permanece sin uso constituye, por sí misma, una restricción potencial para el desarrollo de la actividad marcaria de terceros.
Nuestra posición partía de la necesidad de identificar un perjuicio concreto. El Tribunal consideró suficiente una afectación potencial.
Y es precisamente esta diferencia la que quiero sacar a colación en esta reflexión jurídica.
Por un lado, existe una razón evidente para facilitar la cancelación de marcas que llevan años sin utilizarse: el Registro no debería estar ocupado indefinidamente por derechos que no cumplen una función real en el mercado.
De hecho, el estigma doctrinal de las llamadas marcas defensivas responde a una lógica similar: impedir que alguien reserve espacios registrales que no necesita ni utiliza, privando potencialmente a otros operadores de la posibilidad de utilizarlos.
Desde esta perspectiva, la interpretación del Tribunal tiene un objetivo claro: favorecer un mercado marcario abierto y evitar que los registros inactivos se conviertan en barreras para terceros.
Pero entonces ¿por qué la Ley exige que quien interponga la acción ostente un “interés legítimo”?
Si la finalidad fuera simplemente depurar el Registro de todas aquellas marcas que no están siendo utilizadas, ¿no habría sido suficiente con permitir que cualquier tercero solicitara su cancelación?
El legislador decidió introducir una condición: interés legítimo. El Tribunal lo circunscribe a ser competidor del mismo sector, bajo el argumento de que la existencia de una marca inactiva podría afectar futuras estrategias marcarias
A nuestro parecer, esta interpretación demasiado amplia del interés legítimo podría permitir que competidores utilicen la cancelación por falta de uso como una herramienta para depurar el Registro en función de sus propios intereses comerciales, incluso cuando la marca cuestionada no les haya causado hasta ese momento ningún perjuicio concreto.
En determinados escenarios, un competidor podría tener interés en eliminar del Registro la marca de otro empresario que actualmente no está afectando su actividad, pero cuya eventual reactivación podría resultar incómoda en el futuro. También podría existir interés en liberar determinados espacios registrales para una estrategia marcaria propia o dificultar el eventual regreso de ese empresario al mercado.
Por eso, creo que no debemos perder de vista que la cancelación por falta de uso es un mecanismo para depurar el Registro, no una herramienta para depurar la competencia.
Y, aunque en este caso no conseguimos convencer al Tribunal, queda la satisfacción de haber intentado buscar una alternativa allí donde el resultado parecía prácticamente decidido. Al final, buena parte de nuestro trabajo como abogados consiste precisamente en eso: cuestionar los términos abstractos que la Ley plantea, explorar los límites que la jurisprudencia va dibujando y, por qué no, retarlos cuando entendemos que hay espacio para hacerlo.
La evolución de la propiedad industrial en Costa Rica apunta a una realidad empresarial cada vez más relevante: Registrar una marca es solamente una parte de la estrategia.
Conclusión: una marca registrada también necesita estrategia
La cancelación por falta de uso demuestra que el valor de un registro de marca no depende únicamente de haber obtenido un certificado. En Costa Rica, la legislación exige atender el uso efectivo del signo y establece mecanismos para cancelar o limitar registros cuando las condiciones previstas por la ley se cumplen.
Al mismo tiempo, cualquier análisis serio debe distinguir entre la existencia de una marca potencialmente inactiva y la posición jurídica de quien pretende eliminarla. El debate sobre el interés legítimo no puede resolverse mediante fórmulas generales: requiere estudiar el expediente, la actividad del solicitante, los derechos involucrados y la prueba disponible.
Por ello, tanto para titulares como para empresas que necesitan despejar el camino para una nueva marca, la recomendación es actuar antes de que aparezca el conflicto:
- Auditar el portafolio
- Documentar el uso
- Identificar registros prescindibles
- Evaluar jurídicamente cualquier obstáculo
En TRADEMARES podemos acompañarle en ese análisis desde una perspectiva integral de propiedad intelectual y propiedad industrial, conectando la estrategia registral con las necesidades reales de su negocio.
Si usted necesita evaluar el riesgo de una marca inactiva, revisar la evidencia de uso de su portafolio o analizar una posible acción de cancelación en Costa Rica, podemos estudiar su situación y determinar las alternativas jurídicas disponibles.
